유럽, 미국 등 외국 기업과의 지적재산권 침해 대응 사례

(해외 지적 재산권 분쟁 대응)

해외에 진출하여 활발한 영업 활동을 하고 있는 우리나라 기업의 경우 다음과 같은 사례가 증가하고 있습니다:

1) 외국 기업으로부터 특허권, 상표권, 디자인권 관련 지적재산권 침해에 대한 경고장을 받는 경우; 

2) 위와 같은 경우로 심판, 소송 사건에 피소당하는 경우, 등

특히, 글로벌 마켓에서 첫 걸음을 시작하는 우리나라 기업이 기존 시장에서 큰 영향력을 발휘하던 유럽 선진국이나 미국 기업들의 시장점유율을 위협하는 상황이 발생하였을 때 이러한 지적 재산권 침해 사건에 피소당하는 경우가 많다고 볼 수 있습니다.

따라서 단순히 지적재산권 침해를 했는지 하지 않았는지 여부를 가리는 것 외에도 경쟁 업체의 공격이나 방해를 효과적으로 방어하고 향후 현지 시장에 안착하여 성공적인 영업활동을 할 수 있도록 하는 것이 중요합니다.

외국 기업으로부터 지적재산권 침해에 대한 경고장과 비슷한 유형의 서류, 예) "Declaration to Cease and Desist (지적 재산권 침해 행위 정지 선언)" 를 받은 경우 대응하지 않고 무시하거나, 지적 재산권을 침해한 적이 전혀 없다는 식의 일방적인 대응을 하는 경우 간단한 사건이 큰 사건으로 번지는 경우가 있습니다. 보통의 경우 해당 법률 분야 전문가와의 상담을 통해 상대방의 경고장 내용을 면밀히 분석하여 지적 재산권 침해 행위 발생 여부를 체크하고 대응 방법을 전략적으로 모색하는 것이 좋습니다. 

최근 법무법인 한중 국제법무팀에서 법률 자문 진행했던 지적재산권 분쟁 대응 건 사례를 소개하고자 합니다.

유럽 한 국가의 대기업으로부터 지적재산권 침해 경고장을 수령한 우리나라 기업의 예입니다. 우리나라의 A 기업은 기계 제조 업체으로서 10여년 전 유럽 시장에 진출하면서 특유의 부지런함과 정교한 기술력으로 좋은 매출 성과를 거두고 있었습니다. 이때, 유럽 시장에서 해당 분야의 대기업 B로부터 경고장을 받았는데 해당 경고장 안에는 A 기업이 B 회사의 특허를 침해하고 있는 것으로 보인다는 구체적인 상황 제시와 함께 Declaration to Cease and Desist에 서명을 강요하는 내용이 포함되어 있었습니다. 자칫 해당 자료에 서명을 하는 경우 침해건에 대한 인정을 함과 동시에 추후 불리한 시장 진입 및 추가적인 법적 조치 사항에 속수무책 당할 수 있는 건이었습니다.  

법무법인 한중 국제법무팀에서는 B 기업의 특허 등록 상황을 분석하고 여러가지 시장 현황을 조사한 결과, B 기업의 특허가 인정되는 범위가 단순히 유럽의 한정적인 일부 국가 (침해가 실제로 이루어진 국가 영토와는 별개)인 점을 파악하였습니다. 또한 문제가 된다고 주장한 해당 기술은 A 기업이 R&D 절차에서 잠시 고려한 적이 있으나 실제로 제품으로 구현하지도 않았던 것이 밝혀졌습니다. 따라서 우리는 앞으로 B 기업의 특허가 인정되는 지역에 기술 침해 또는 해당 기술로 만들어질 제품을 판매할 계획이 전혀 없음을 증명하는 서류를 구성하여 내용증명 답변 제출하였고 이후 2~3차례의 내용 공방 끝에 상대방 B 기업의 지적재산권 침해 주장을 불식시켰습니다. 

해외 지적 재산권 분쟁의 경우 시장의 진입을 차단하고 라이센스, 로열티 요구에 따른 가격 경쟁력 저하 등을 초래하기 때문에 우리 나라 기업의 해외 진출에 큰 걸림돌이 될 수 있습니다. 또한 경고장 등 해외 업체와의 분쟁 발생 시에도 지적재산권 전담 인력이 부재하여 경고장에 대한 초기 대응 및 해외에서의 특허출원 등 예방, 대응 활동이 미흡한 경우가 많습니다.

따라서 해외로 진출하는 우리 나라 기업의 경우 지적재산권 보호에 대한 역량을 강화하고 분쟁 발생 시 전문가의 도움을 받아 적극적으로 대응하여 해외 시장에서의 경쟁력을 유지할 수 있도록 추진해야 할 것으로 보입니다. 해외 지적 재산권 분쟁과 관련한 추가 문의사항이 있으실 경우 법무법인 한중 국제법무팀으로 연락 주시기 바랍니다. 02-598-9021, info@ibtlex.com